Entrevista a Jean Carlo Costa – Abogado especialista en propiedad intelectual

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Hoy en día, muchos emprendedores se ven afectados por no registrar sus marcas a tiempo. Al no hacerlo, ponen en riesgo toda su mercadería e incluso pueden verse sancionados por altas multas, entre otros perjuicios. Por ello, hablamos con el abogado Jean Carlo Costa, Senior Associate de Arturo Diaz & Asociados Law Offices y nuevo miembro del Círculo Defem de ASEP.

¿Podrías presentarte brevemente?

Mi nombre es Jean Carlo Costa Gálvez, tengo 38 años y soy abogado de la Universidad de Lima. Tengo un MBA en la Universidad de Chile y soy un especialista en lo que es propiedad intelectual y competencia. Salí de la universidad en el 2005 y trabajé muchos años en Indecopi desde practicante. Luego, poco a poco, fui subiendo en la jerarquía de la Sala de propiedad intelectual, ahora llamada la Sala Especializada en propiedad intelectual hasta llegar a ser como analista, un ejecutivo dos, así se llama actualmente el puesto. Luego tuve la oportunidad de ser comisionado en la Comisión de derechos de autor y fui vicepresidente de la comisión transitoria de signos distintivos que fue creada por el actual director de la dirección de signos distintivos a fin de poder bajar la carga que tenían en ese momento y lo bueno es que se logró. Actualmente, estoy trabajando en el sector privado en un estudio de abogados que se llama Arturo Diaz & Asociados, pero ya venía de otro estudio que también era especialista en todo lo que es propiedad intelectual.

¿Por qué elegiste seguir la rama de propiedad intelectual?

Cuando entré a Indecopi quería ver todo lo que era competencia, pero por un tema de desconocimiento, postulé a la Sala de propiedad intelectual donde me entrevistó una persona que tiene mucho que ver con lo que veo ahorita, la doctora Ana María Capurro. Me entrevistó e hicimos “clic” y me quedé practicando en la sala por un año y medio y de ahí con Flavio Núñez quien es el actual secretario técnico de la sala y ambos son personas increíbles que saben mucho del tema, de las cuales aprendí muchísimo y también con quienes me desempeñé. El clima laboral fue clave y el tema novedoso, el mismo que ahora tiene mucha injerencia en el tema de los emprendimientos, de los negocios en todo sentido. Ahí comencé y ahora estoy acá.

En los casos de propiedad intelectual ¿Cuáles son los casos más comunes que ves?

El más común es cuando alguien solicita un registro de una marca y se opone un tercero diciendo que tiene una marca parecida o similar porque muchas personas suelen inscribir o solicitar el registro de su marca cuando ya usan el signo en el mercado y al final eso les genera un montón de prejuicios porque tienen un montón de gastos en abogados, incluso hasta a veces tienen que o comprar la marca que ya está registrada en Perú para usarla que sale mucho más costoso dejar de usar la marca o el signo que usaban en el mercado porque le pertenecía a otro y esa persona no está dispuesta a venderla. En este caso, te pueden imponer una denuncia administrativa que hará que te decomisen o impidan la venta de los productos en el mercado. Además, Indecopi puede sancionar con una multa pecuniaria que normalmente va entre los 4000 a 8000 soles.

Otro tema que está muy de moda es el de los derechos de autor ahora con la fiebre del mundial. Lo que más genera dinero a la FIFA aparte de la publicidad es el derecho de retransmisión y vamos a ver que muchas personas van a ver los partidos por Facebook y en estricto eso es una infracción al derecho de autor de los titulares de la señal. Muchas páginas trasmiten videos y comparten fotografías, realizan actividades que no son legales por un tema de desconocimiento o a sabiendas que es ilegal.

¿Qué le recomendarías a un emprendedor que va a empezar?

Lo primero que tiene que hacer es registrar su derecho sea tanto una marca o una obra para que sea protegido el derecho de autor siempre. Lo que sucede es que los emprendedores piensan que registrar una marca es caro y en estricto lo es para una persona que comienza porque la tasa está entre S/. 535. Ahora ya se suprimió el tema de la publicación en el Diario El Peruano que costaba aproximadamente S/. 200, ahora es por el portal de Indecopi que es gratis. Entonces todo ello se iba sumando a la asesoría legal que se recomienda porque un experto en el tema marcario te puede decir las probabilidades de éxito que tiene tu solicitud de registro. Por ello, lo primero que un emprendedor debe hacer es tener la marca registrada para salir al mercado por dos motivos: para prevenir que una persona lo pueda denunciar y lo segundo para que el pueda accionar contra un tercero que lo quiera copiar. Algo muy importante es que la marca solo se protege donde se registra, no hay una marca mundial a menos que se registré en otros países. Esto es el principio de territorialidad que indica que se protege donde se registra a diferencia del derecho de autor que se protege mundialmente en la mayoría de los casos.

Asimismo, antes de hacer la inversión de los S/. 535 lo ideal es hacer una búsqueda fonética en el Indecopi que cuesta cerca de S/. 31 soles el costo en una clase y en caso tenga logo hacer una búsqueda gráfica para ver si existen marcas registradas que puedan resultar similares al signo del emprendedor. En base a este análisis, el abogado puede decirle al emprendedor las probabilidades de éxito del registro de la marca desde el 0% hasta el 90%. Luego de ese análisis se determina si conviene o no hacer el registro o buscar otra opción.

Además, el emprendedor tiene que usar la marca como se registra porque cuando tienes una marca registrada ante Indecopi te dan un plazo en el que nadie puede pedir la cancelación de la marca por los primeros tres años. Sin embargo, si luego de ese plazo no la has usado y no hay pruebas, te la pueden quitar.

¿Qué otros aspectos se deben tomar en cuenta?

Normalmente se hacen estrategias para el crecimiento del emprendimiento. Se debe analizar desde un inicio a que apunta el emprendimiento en un corto o largo plazo. Por ejemplo, hace poco estuve en Perú Moda y noté que muchas personas empiezan con prendas de vestir que es la clase 25 de las 45 clases que existen. Si en un futuro estos emprendedores quieren aumentar sus productos en correas o en carteras, hay que registrar los productos en la clase 18. Por lo que se hace una estrategia global para saber cuales serán sus opciones de crecimiento y cómo vamos a proteger su negocio.  También es una opción pedir marcas de reserva. Entonces, es muy recomendable hacer una estrategia legal que permita al emprendedor avanzar con el tema comercial y estar protegido cuando decida activar una nueva línea de sus servicios o productos.

¿Qué casos has visto donde se debió prevenir antes que lamentar?

Cuando trabajaba en Indecopi asistí a una audiencia de conciliación, una empresa muy grande lanzó al mercado una marca que ya estaba registrada en Perú y esta persona que era un empresario pequeño se enteró porque había publicidad por todos lados. Al final la empresa tuvo que comprar la marca al pequeño empresario y por no contar con asesoría legal, el empresario recibió mucho menos de lo que le correspondía. El emprendedor lo último que va a querer es tener conflictos legales, debe hacer uso eficiente de sus recursos y cubrir el tema legal desde un inicio para poder enfocarse en su negocio.

Otro caso que vi fue una empresa formal que vendía productos en un local físico y un día me llamó el fundador y me dijo que vaya urgentemente porque el fiscal y policías se estaban llevando sus productos. Ahí tienes dos impactos, con el consumidor y la mercadería y, además, pierdes todos tus recursos. Lo que pasó fue que este emprendedor trajo una marca de Europa, pero esta marca estaba registrada a favor de otra persona en Perú. Por lo que, a pesar de que los productos eran originales y tenía un contrato de distribución con la empresa extranjera, no podía vender legalmente esos productos en Perú.

Además, hay muchos emprendedores que dicen que venden “replicas” de marcas conocidas en Facebook, pero eso no es legal, es original o no. La empresa original puede decirle al emprendedor que deje de vender las “replicas” porque sino van a tomar medidas legales, pero al final el emprendedor tiene mercadería comprada por miles de dólares. Le pueden pedir al emprendedor que la devuelva o que no la venda y encima le pueden pedir indemnización. Entonces el asesoramiento previo a un emprendimiento sobre qué es tu negocio va a ser importante para ver si afecta derechos de terceros, en ese caso derechos de propiedad intelectual.

¿Algún mensaje que quieras dejarle a los emprendedores?

Que no vean el registro de una marca, de una obra o hasta de una patente como un gasto, al contrario, que lo vean como una inversión. Siempre trato de enseñar esto en universidades o capacitaciones que realizo, que esos mil soles que podría costar registrar una marca lo dividan entre 10 años, ese sería el costo que toma registrar una marca. Muy aparte de lo comercial que es muy importante, lo importante para un emprendedor es que tengas sus derechos completamente protegidos y así puedan dedicarse netamente al tema comercial.